A empresa tcheca WGCZ s.r.o. (CZECH REPUBLIC LIMITED LIABILITY COMPANY), proprietária do site e domínio XVIDEOS.COM teve negado seu pedido de congelamento e transferência do domínio xvideosporno.blog.br, de propriedade do brasileiro T. M. S., em procedimento de DISPUTA RELATIVA A NOMES DE DOMÍNIO apresentado perante a CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A NOMES DE DOMÍNIO (CASD-ND) – DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, conveniada da CGi Brasil.
Com base na aplicação do principio "First Come, first serve", a empresa Tcheca alegava ser proprietária do dominio xvideospornoblog.com.br, Argumentou entre outros que trata-se de empresa mundialmente reconhecida, criada anteriormente ao domínio em questão, o que legitimaria a procedência de seu pedido, e assim pretendia o congelamento e transferência deste para sua propriedade.
A defesa da empresa brasileira proprietária do domínio xvideosporno.blog.br alegou, entre outros que a empresa tcheca não teria direito a pretensão, especialmente em virtude de que o domínio em questão tratava-se de extensão da marca que havia sido registrado pelo proprietário junto ao INPI anteriormente, e que não houvera qualquer oposição da empresa tcheca, sendo inclusive registrada a marca em favor da empresa brasileira. Entre outras alegações, contestou o pedido sob o enfoque da Convenção de Berna, que assegurava ao mesmo o direito de uso e gozo da marca, e respectivamente da exploração do domínio, que não fora impugnado pela empresa Tcheca.
Em decisão, a CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A NOMES DE DOMÍNIO (CASD-ND) – DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL decidiu que:
“A despeito do claro conflito de sinais distintivos cumulado com uso indevido do nome de domínio ora em disputa pelo Reclamado, fato é que o Reclamado possui legítimo interesse em relação ao nome de Domínio. Vide, nesse sentido, a jurisprudência da CASD-ND nos procedimentos ND201729 e ND20148. Embora o Reclamado não tenha utilizado o Nome de Domínio de forma isenta, o SACIAdm não é o procedimento adequado para eventual análise e decisão quanto ao embate de legitimados. A criação do SACI-Adm foi inspirada no procedimento UDRP da ICANN, e um de seus escopos é o combate à infração a direitos de Propriedade Industrial, sobretudo a casos típicos de titularidade viciada em má-fé, como ocorre nos casos de Cybersquatting, onde o agente infrator é despido de qualquer legitimidade sobre sinal distintivo em discussão. Contudo, o SACI-Adm não pode ir tão longe a ponto de retirar o direito de uso de uma marca registrada, por tratar-se de matéria sujeita à reserva do Poder Judiciário ou a eventual processo arbitral.”
Ao final, concluiu o especialista julgador que:
“(...) ainda que se possa alegar o risco de confusão entre os domínios e os layouts dos websites das Partes, a existência de marca registrada pelo Reclamado perante o INPI obsta, por si só, a pretensão da Reclamante neste Procedimento Especial. O registro marcário assegura o direito de propriedade ao Reclamado e, por conseguinte, o seu direito de usar, fruir e dispor do sinal registrado.”
Fonte: Website do Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual - ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual: www.csd-abpi.org.br - PROCEDIMENTO N° ND201815